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3 de Julho de 2022
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    Contrato de know - how

    Rogério Tadeu Romano, Advogado
    Publicado por Rogério Tadeu Romano
    há 6 meses

    CONTRATO DE KNOW-HOW

    Rogério Tadeu Romano

    O contrato de know-how é uma convenção pela qual uma pessoa, física moral se obriga a fazer o contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e processos secretos, durante um certo tempo e de acordo com um certo preço que esta se obriga a lhe pagar, como ensinou Paul Démin (Le contrat de know-how, 1969).

    Explicou Fran Martins (Contratos e obrigações comerciais, 5ª edição, 1977, pág. 598) que F. Magnin, depois de dividir as definições no plano internacional (As comissão econômica para a Europa e a da Câmara de Comércio Internacional) e definições no plano nacional (as propostas na França, na Alemanha, na Grâ-Bretanha e nos Estados Unidos) fez uma crítica demorada das mesmas para terminar oferecendo a sua, após analisar os vários e complexos elementos do Know-how:

    "O know-how é uma arte de fabricação."

    Consiste o know how em certos conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem e que, devidamente aplicados, dão como um resultado um beneficio a favor daquele que os emprega. Esses conhecimentos ou benefícios devem ser originários e secretos.

    Segundo Leonardo Gomes de Aquino (Coluna Discortinando o direito empresarial, Estado de Direito) apontam-se seis modalidades de know-how: (a) contrato de licença para exploração de patente e desenho industrial; (b) contrato de licença para uso da marca e propaganda; (c) contrato de fornecimento de tecnologia industrial; (d) contrato de cooperação técnico-industrial; (e) contrato de serviços técnicos especializados e; (f) licença e cessão de software. Alguns autores incluem a cessão de direitos autorais.

    São integrantes do know-how a habilidade, a experiência e os conhecimentos técnicos e os processos postos em prática na aplicação desses conhecimentos.

    O know how deve ser distinto da chamada assistência técnica. Héctor Maasnatta (Los contratos de transmission de tecnologia, 1971, pág. 31) ensina:

    “Se o titular se obriga a ministrar informes, dados, planos, especificações etc sobre um processo industrial especíifico, sem intervir na aplicação de fórmulas nem garantindo o resultado, mas podendo proibir o uso do procedimento em caso de ruptura ou ao temo do contrato, estamos diante de um contrato de know-how, especialmente se as fórmulas e procedimentos são desconhecidos no setor e devem manter-se em segredo pelo cocontratante.

    Ao contrário, se o acordo obrigar a ministrar o concurso técnico necessário para conduzir ao processo de fabricação, trazendo para a empresa assistente uma obrigação de fazer e para obrigação de resultado, estamos diante de um contrato de assistência técnica.”

    A jurisprudência inglesa, neste ponto, tem tomado uma posição inovadora, ao considerar Know How como um ativo. Lorde Radiffe, numa causa fiscal onde se procurava definir as implicações

    tributárias de uma transferência de informação tecnológica, chegou a admitir literalmente que

    “Know How is an item of fixed capital”.O Juiz Upjohn, por sua vez, no caso Handley Page .

    Burtlerworth considerou que Know-how, apesar de não ter “a precise meaning”, “is an asset”. Evidentemente, tal entendimento tem de ser qualificado, pois a informação tecnológica não é contabilizada, como um prédio, ou até mesmo uma patente. O mesmo acontece, porém, com outros elementos imateriais da atividade comercial - a respeitabilidade, a imagem, a eficiência da equipe de vendedores, etc., muito embora tais itens possam ser avaliados em dinheiro no caso de venda da empresa.

    Tais elementos integram o chamado “fundo de comércio”, como também “Know How:

    ‘Savatier ((La théorie des obligations) que, falando exatamente do assunto, inclui, no “fonds de commerce”, “le smonopoles de droit ou de fait”.Rubens Requião (Direito Comercial), referindo-se aos privilégios de invenção, mas num comentário que e extensível à informação não patenteada, participando daquele complexo de bens que compõem e servem de instrumento ao empresário para o exercício da empresa lança suas ideias sobre a matéria. No fundo de comércio não há um direito à clientela, mas sim uma oportunidade comercial que se transforma em direito pelo princípio do repúdio à concorrência desleal que tem repercussões no campo penal.

    O know how é um bem imaterial incorpóreo. Sua proteção legal é dada pelo Comité Executivo da Câmara de Comércio Internacional, na 65ª sessão de 22 a 27 de março de 1961, onde se adotou o conceito de que o know-how tem um caráter secreto é um bem apresentando um valor econômico e a lei deve protege-lo. Como ensinou Fran Martins (Contratos e obrigações comerciais, 1977, pág. 602).

    Na medida em que se constitui um bem imaterial, de valor patrimonial que deve ser protegida por lei, constituindo essa proteção na manutenção de um secreto de que se reveste, o que significa que esse segredo não deve ser tornado público quando é feita sua transferência a outrem.

    Em sendo um bem o know-how pode ser transferido por quem o possui, pessoa física ou jurídica a outra pessoa.

    Uma transferência feita por tempo determinado, a uma pessoa especificada mediante cláusulas especiais, de modo que o segredo, principalmente, seja guardado.

    Essa transferência pode ser feita em caráter definitivo ou temporário.

    Se é feita em caráter definitivo dá-se uma cessão. Se ele é feito de forma temporária ocorrerá uma licença.

    A transferência de um know-how puro se dá quando há transferência isoladamente. Mas outros direitos podem ser transferência como a exploração de uma patente sobre o qual se aplica o know-how, um know-how misto ou combinado ou ainda o fornecimento de materiais, como explicou Fran Martins (Contratos e obrigações comerciais, 1977, pág. 604).

    Podem com o Know-how ser transferidos outros direitos, como o da exploração da patente sobre a qual se aplica o know-how, o fornecimento de materiais etc. Em tais casos, fala-se em Know-how misto ou combinado. Segundo os técnicos, a transferência do know-how misto é bem mais numerosa do que a do know-how puro. E na transferência ao know-how misto, como ensinou ainda Fran Martins (obra citada, pág. 604), leva-se em consideração qual o elemento mais importante, se o do simples know-how, se dos elementos complementares.

    O conhecimento técnico, identificado como know how, não recebe registro no INPI e, portanto, não guarnece a classificação jurídica de propriedade industrial, malgrado os contratos que lhe são pertinentes (relativos à propriedade industrial) devam ser averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial como explicaram Filipi Leal L. Néas e Antonio Moura Borges (A tributação da remessa de royalties referentes aos contratos de licença de uso de propriedade industrial), in Revista de Direito Econõmico e Tributário.

    O know-how é contrato oneroso, atípico, intuitu personae. Surgem penalidades como a proibição de produtos com know-alheio, podendo-se cominar perdas e danos.

    No que concerne ao contrato, tem-se entendido que as principais cláusulas contratuais são as que se referem às obrigações do concedente e do adquirente do know-how. O concedente, em regra, chamado de fornecedor, deve se obrigar a transferir o know-how ao adquirente, seja lhe fornecendo os documentos e material necessários para a perfeita utilização desse, seja dando mesmo assistência técnica, por um certo período, ao adquirente.

    Fala-se que, às vezes, o concedente assume uma obrigação de garantia sobre os bons resultados do know-how, mas essa cláusula não é frequente.

    Deve assumir o concedente a obrigação de guardar segredo sobre o know-how. Essa obrigação é, em princípio, do beneficiáirio, mas esse seria lesado se, depois que lhe é concedido o know-how, o concedente tornasse público o seu processo especial. Assim a cláusula deve figurar não apenas como obrigação do beneficiário mas do concedente também.

    O beneficiário tem o dever de remunerar o fornecedor pela concessão do know-how que esse lhe fez.

    O know-how, entretanto, pode ser concedido a título gratuito, quando há um interesse indireto do concedente.

    Cabe ainda ao adquirente a obrigação de manter a qualidade dos produtos em que foi utilizado o know-how.

    Quanto à exação tributária sirvo-me das conclusões do "Tributário nos bastidores", Tributação Internacional na Transferência de Tecnologia, Assistência Técnica e Prestação de Serviços, quando se disse que "nesse contrato não há incidência do ISS, do PIS/importação e da Cofins/importação, pois não se caracteriza como prestação de serviços, conforme decidido na Solução de Consulta nº 78 de 27 de Março de 2013 e na Solução de Consulta nº 159 de 19 de Setembro de 2008).

    Contudo, os rendimentos decorrentes de contratos de transferência de tecnologia recebidos por pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior sujeitam-se à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), nos termos da MP nº 2.159-70, de 24.08.2001 e conforme Solução de Consulta Nº 74 de 16 de Julho de 2013.

    Sujeita-se ainda à incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – instituída pela Lei nº 10.168, de 2000, à alíquota de 10% (dez por cento), sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties de qualquer natureza, conforme Solução de Consulta nº 46 de 16 de Fevereiro de 2007". .

    Segundo o Di Blasi Parentes e Associados (Tributação em contratos de PI no Brasil) anota-se:

    "Depois de grande discussão sobre o tema, a Receita Federal do Brasil emitiu em 28 de abril de 2011 a Solução de Divergência No. 11, publicada em 17 de maio de 2011, pela qual fixou que, no caso de pagamento por transferência de tecnologia, não haverá incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor pago a título de Royalties, se o contrato discriminar, separadamente, os valores dos Royalties relativos ao fornecimento do “know how” propriamente dito daqueles relativos à prestação de serviços e assistência técnica.

    Com esse novo entendimento, a partir da separação dos objetos dos contratos, só haverá a incidência dos tributos envolvidos proporcionalmente, respeitando-se a não incidência do ISS e do PIS/Cofins sobre a porção relativa ao pagamento do conhecimento."

    No julgamento do REsp 1.161.467, julgado em 17 de maio de 2012, entendeu o STJ:

    TRIBUTÁRIO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS CONTRA A BITRIBUTAÇÃO. BRASIL -ALEMANHA E BRASIL-CANADÁ. ARTS. VII E XXI. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EMPRESA BRASILEIRA. PRETENSÃO DA FAZENDA NACIONAL DE TRIBUTAR, NA FONTE, A REMESSA DE RENDIMENTOS. CONCEITO DE "LUCRO DA EMPRESA ESTRANGEIRA" NO ART. VII DAS DUAS CONVENÇÕES. EQUIVALÊNCIA A "LUCRO OPERACIONAL". PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES SOBRE O ART. DA LEI 9.779/99. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 98 DO CTN. CORRETA INTERPRETAÇÃO. 1. A autora, ora recorrida, contratou empresas estrangeiras para a prestação de serviços a serem realizados no exterior sem transferência de tecnologia. Em face do que dispõe o art. VII das Convenções Brasil-Alemanha e Brasil-Canadá, segundo o qual "os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade em outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado", deixou de recolher o imposto de renda na fonte. 2. Em razão do não recolhimento, foi autuada pela Receita Federal à consideração de que a renda enviada ao exterior como contraprestação por serviços prestados não se enquadra no conceito de "lucro da empresa estrangeira", previsto no art. VII das duas Convenções, pois o lucro perfectibiliza-se, apenas, ao fim do exercício financeiro, após as adições e deduções determinadas pela legislação de regência. Assim, concluiu que a renda deveria ser tributada no Brasil - o que impunha à tomadora dos serviços a sua retenção na fonte -, já que se trataria de rendimento não expressamente mencionado nas duas Convenções, nos termos do art. XXI, verbis: "Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante provenientes do outro Estado Contratante e não tratados nos artigos precedentes da presente Convenção são tributáveis nesse outro Estado". 3. Segundo os arts. VII e XXI das Convenções contra a Bitributação celebrados entre Brasil-Alemanha e Brasil-Canadá, os rendimentos não expressamente mencionados na Convenção serão tributáveis no Estado de onde se originam. Já os expressamente mencionados, dentre eles o "lucro da empresa estrangeira", serão tributáveis no Estado de destino, onde domiciliado aquele que recebe a renda.

    4. O termo "lucro da empresa estrangeira", contido no art. VII das duas Convenções, não se limita ao "lucro real", do contrário, não haveria materialidade possível sobre a qual incidir o dispositivo, porque todo e qualquer pagamento ou remuneração remetido ao estrangeiro está - e estará sempre - sujeito a adições e subtrações ao longo do exercício financeiro. 5. A tributação do rendimento somente no Estado de destino permite que lá sejam realizados os ajustes necessários à apuração do lucro efetivamente tributável. Caso se admita a retenção antecipada - e portanto, definitiva - do tributo na fonte pagadora, como pretende a Fazenda Nacional, serão inviáveis os referidos ajustes, afastando-se a possibilidade de compensação se apurado lucro real negativo no final do exercício financeiro. 6. Portanto, "lucro da empresa estrangeira" deve ser interpretado não como "lucro real", mas como "lucro operacional", previsto nos arts. 6º, 11 e 12 do Decreto-lei n.º 1.598/77 como "o resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica", ai incluído, obviamente, o rendimento pago como contrapartida de serviços prestados. 7. A antinomia supostamente existente entre a norma da convenção e o direito tributário interno resolve-se pela regra da especialidade, ainda que a normatização interna seja posterior à internacional. 8. O art. 98 do CTN deve ser interpretado à luz do princípio lex specialis derrogat generalis, não havendo, propriamente, revogação ou derrogação da norma interna pelo regramento internacional, mas apenas suspensão de eficácia que atinge, tão só, as situações envolvendo os sujeitos e os elementos de estraneidade descritos na norma da convenção. 9. A norma interna perde a sua aplicabilidade naquele caso especifico, mas não perde a sua existência ou validade em relação ao sistema normativo interno. Ocorre uma "revogação funcional", na expressão cunhada por HELENO TORRES, o que torna as normas internas relativamente inaplicáveis àquelas situações previstas no tratado internacional, envolvendo determinadas pessoas, situações e relações jurídicas específicas, mas não acarreta a revogação, stricto sensu, da norma para as demais situações jurídicas a envolver elementos não relacionadas aos Estados contratantes.

    10. No caso, o art. VII das Convenções Brasil-Alemanha e Brasil-Canadá deve prevalecer sobre a regra inserta no art. da Lei 9.779/99, já que a norma internacional é especial e se aplica, exclusivamente, para evitar a bitributação entre o Brasil e os dois outros países signatários. Às demais relações jurídicas não abarcadas pelas Convenções, aplica-se, integralmente e sem ressalvas, a norma interna, que determina a tributação pela fonte pagadora a ser realizada no Brasil. 11. Recurso especial não provido.

    Acentuou, nesse passo, as conclusões trazidas por Filipi Leal L. Néas e Antonio Moura Borges (obra citada), que abaixo transcrevo:

    "A tributação pelo Imposto de Renda é complexa: quando não há transferência de tecnologia e há Tratado contra Bitributação firmado pelo Brasil (nos moldes da Convenção Modelo OCDE) os valores remetidos ao exterior não guarnecerão a qualificação jurídica de royalties, mas de lucros, sem incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte; quando há transferência de tecnologia e há Tratado contra Bitributação (nos moldes da convenção da OCDE), os valores passam a deter classificação jurídica de royalties e haverá tributação permitida tanto no país da fonte, quanto no de destino da remessa. Quando não há tratado, os valores remetidos a título de royalties (neles englobados aqueles relativos à contraprestação pela transferência de tecnologia), haverá incidência na forma do artigo 710 do RIR, de 1999.

    Com relação à CIDE-Royalties, entretanto, percebemos que a Lei n.º 10.168, de 2000, diferentemente da legislação do Imposto de Renda, incluiu expressamente a remuneração pelo “fornecimento de tecnologia” como royalties. Caso contrário, acreditamos que não seria possível a perfeita subsunção do fato à hipótese de incidêncida da exação. Entendemos, contudo, que a contribuição é inconstitucional por se tratar de um Imposto sobre a Renda de pessoa estrangeira disfarçado, aviltando os artigos 149, caput e § 2º, inciso III, e 167, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

    Também concluímos pela impossibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza na remessa de royalties, seja pela ausência de previsão expressa na Lei Complementar 116, de 2005, em sua lista anexa, da concessão de licença de propriedade industrial ou da transferência de tecnologia – até mesmo porque entendemos que não se trata de serviço, mas um contrato assemelhado ao de locação –, seja pela impossibilidade de conferir extraterritorialidade à legislação tributária municipal, pois o serviço será prestado no exterior, onde também se encontrará o estabelecimento ou domicílio do prestador.

    Semelhantemente foi defendida a inconstitucionalidade da incidência do PIS-Importação e COFINS-Importação sobre a remessa de royalties, porquanto concessão de direito de uso de propriedade intelectual e a própria transferência de tecnologia não se enquadram no conceito jurídico de serviços."

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